Rechtstipp

Lizenzierung von Know-how: So nützen Sie die neuen Möglichkeiten

Mit der Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) können Unternehmen erstmals Geschäftsgeheimnisse effektiv schützen. Doch nur mit einer guten Vertragsgestaltung kann Know-how rechtssicher an Dritte lizenziert werden.

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Beim Schutz von geistigem Eigentum denken die meisten Unternehmen an eine Eintragung ins Patentregister. Doch diese ist nicht nur teuer, viele Firmen scheuen auch die Offenlegung gegenüber der Konkurrenz. Und Know-how abseits technischer Erfindungen kann ohnedies nicht patentiert werden.

Bleibt die Behandlung als Geschäftsgeheimnis – mit der Herausforderung, wie man das Know-how trotzdem rechtssicher wirtschaftlich verwerten kann. Das novellierte UWG legt dafür den Abschluss eines Know-how-Vertrages nahe, denn Verstöße gegen vertragliche Verpflichtungen werden als rechtswidrige Nutzung von Know-how gesehen.

Der erste Schritt in der Gestaltung eines guten Vertrags besteht in der Auswahl des passenden Vertragstyps, der Inhalt und Aufbau der Vereinbarung bestimmt:

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Ziel einer einfachen Lizenzvereinbarung ist die Übertragung von Know- how (mittels Dokumentationen und/ oder Schulungen). Eine Lizenz kann entweder einfach oder ausschließlich an einen einzelnen Lizenznehmer erteilt werden. Geregelt werden muss insbesondere, ob der Lizenzgeber selbst das Know-how weiterhin nutzen darf und für welches Gebiet die Lizenz erteilt werden soll.

Weiter geht die sogenannte Spezialisierungsvereinbarung: Hier wird zugleich geregelt, wie die Know-how-gestützte Herstellung von Produkten ablaufen soll. Eine solche Vereinbarung ist insbesondere dann relevant, wenn Vertragspartner A über höhere Produktionskapazitäten, Vertragspartner B hingegen über besser geschulte Mitarbeiter verfügt. Hier sollte vor allem näher festgelegt werden, welche Mitarbeiter bei welchem Produktionsschritt an welchem Ort zusammenarbeiten.

Ein Sonderfall ist die Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung, nach der z. B. neue Produkte entwickelt werden sollen. Genauer zu regeln sind insbesondere die Ziele der Entwicklung, wer die einzelnen Entwicklungsschritte auf welche Weise dokumentiert und ob die entwickelten Produkte gemeinsam vertrieben werden sollen. Wie bei der Spezialisierungsvereinbarung ist also eine Beschreibung der Zuständigkeitsbereiche erforderlich.

Bei gewissen Klauseln wie etwa Preisvorgaben, Absatzbeschränkungen sowie Markt- und Kundenzuweisungen drohen Kartellrechtsverstöße. Diese sollten daher nur nach Beratung verwendet werden. Näheres regeln die einschlägigen EU-Gruppenfreistellungsverordnungen.

In einer Präambel sollte stets der wirtschaftliche Zweck des Vertrags festgehalten werden, um (zusammen mit einer salvatorischen Klausel) Vorkehrungen für den Fall zu treffen, dass eine Klausel nachträglich wegfällt oder Auslegungsfragen auftreten.

Wesentlich ist jedenfalls eine möglichst genaue Beschreibung des Know-hows. Um den Vertrag nicht unnötig aufzublähen, kann dies in einem Anhang erfolgen. Für den Fall, dass bei Anwendung des Know-hows neues Wissen entsteht, kann vorgesehen werden, dass dieses dem Überträger zur Verfügung zu stellen ist (Backflow-Regelung).

Unumgänglich ist auch eine Geheimhaltungsvereinbarung, die alle Phasen der Zusammenarbeit – und darüber hinaus – umfasst. Zur Absicherung kann bereits im Verhandlungsstadium eine gesonderte Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich sein. Schließlich ist jede Offenlegung von Know-how ein wirtschaftliches Risiko und daher vorsichtig handzuhaben.

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Rechtsanwalt Dr. Lukas Feiler, SSCP CIPP/E, leitet das Team für IP- und IT-Recht bei Baker McKenzie in Wien, Dr. Thomas Rainer Schmitt ist Rechtsanwaltsanwärter ebendort. Der vorliegende Rechtstipp ist auch in einem Video zusammengefasst.